F. Hoffmann La Roche AG c. SAF, S.A. y otro
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2000. - Y Vistos: El recurso de apelación cuya copia obra a fs. 11 de este incidente, contra la resolución de fs. 9/10, fundado con el memorial de fs. 13/18, cuyo traslado fue contestado a fs. 19/21 vta.
Y Considerando: 1. El Sr. juez, haciendo mérito de que la titularidad de la actora del registro de la marca XENICAL y del nombre de dominio www.xenical.com en Network Solutions, como asimismo, que los elementos aportados acreditaban suficientemente el derecho invocado, admitió la medida cautelar solicitada y dispuso, en los términos del art. 50 del TRIPS, en forma provisional: a) la cancelación del registro y uso del nombre de dominio xenical.com. (se debe entender que es xenical.com.ar., conforme con la pretensión del accionante y el objeto de la medida precautoria requerida a fs. 1 vta. de este incidente), registrado por SAF, S.A. y Leandro Rey Iraola el 6 de agosto de 1999; b) otorgar el registro aludido a F. Hoffmann La Roche AG o a quien ella designe; y c) que NIC-ARGENTINA se abstuviera de efectuar cualquier transferencia del dominio de que se trata que pudieran solicitar las codemandadas, todo ello, bajo caución juratoria.
2. Contra esa decisión recurre la codemandada SAF, S.A. agraviándose por cuanto: a) se resuelve el reclamo de fondo y otorgándole a la actora la propiedad sin haberse producido prueba, prescindiéndose del proceso ordinario correspondiente e incurriendo en prejuzgamiento; b) se le está dando a la actora la posibilidad de transferir el dominio que le fue otorgado por una medida cautelar a un tercero, lo que provocaría que si la demandada gana el juicio, jamás recupere su derecho; c) se ordena a NIC-ARGENTINA que se abstenga de efectuar cualquier transferencia de dominio que pudieran solicitar los demandados, lo cual además de violentar el debido proceso y su derecho de propiedad, constituye una medida innecesaria y no pedida por la actora; d) no se le notificó la resolución y sí se libró el oficio a NIC-ARGENTINA, como si la resolución estuviera notificada a los demandados y además firme; e) sólo se dispuso caución juratoria, en tanto que la actora es una persona jurídica extranjera que no tiene domicilio en el país, ni se encuentra acreditada la solvencia económica, por lo que no se puede asegurar que exista al momento en que tenga que responder; f) no hay verosimilitud del derecho, pues no está acreditado que la actora sea la propietaria de la marca XENICAL ni mucho menos de la marca xenical.com.ar ni tampoco de www. xenical.com, en tanto que la marca XENICAL estaría registrada sólo en una clase marcaria; g) la documentación acompañada no es suficiente prueba de la verosimilitud del derecho, pues se trata de fotocopias simples de dudoso origen, que se encuentran en idioma extranjero, incumplíéndose la carga prescripta en el art. 123 del cód. procesal; h) no hay ley, tratado o decreto que prohíba la registración de dominios de Internet en NIC-ARGENTINA (art. 19, Constitución Nacional), y la única reglamentación que existe al respecto son las mismas normas de esa institución, habiéndose permitido el registro del nombre de dominio cuestionado, sin perjuicio de lo previsto en el art. 7º de esas Reglas; i) la medida que se debería haber dispuesto es que NIC-ARGENTINA tomara las medidas pertinentes para que los demandados, previa caución real, no transfiriesen el dominio en cuestión, ya que de esa manera se protege el derecho de los demandados sin violentar derechos constitucionales ni resolver la cuestión de fondo.
3. Cabe señalar, primeramente, que los agravios de la codemandada serán analizados en su totalidad, pero sin seguir el orden propuesto, sino que se abordarán del modo que resulte más conveniente para un adecuado examen y decisión de los planteos deducidos.
Los agravios de la recurrente se dirigen, sustancialmente, a cuestionar dos aspectos distintos de la cautelar decretada: por un lado, la demandada niega que se encuentre acreditada la verosimilitud del derecho de su contraria y objeta el alcance con que se decretó la medida y la forma en que se trabó; por el otro, requiere la fijación de una contracautela real y no juratoria como la dispuesta en primera instancia.
4. Para analizar el planteo relacionado con la verosimilitud del derecho, es conveniente destacar que, contrariamente a lo que sostiene la demandada, se encuentra acreditado que la actora F. HoffmannLa Roche AG es la titular, en nuestro país, del registro de la marca XENICAL nº 1.566.147, en la clase 5 del nomenclador -que protege como producto una preparación farmacéutica contra la obesidad y agente para la reducción de lípidos, desde el 3 de julio de 1995 (ver título original, anexo 1, a fs. 119/122 vta., de los autos principales que se tienen en este acto a la vista). Asimismo, de la documentación agregada surge, prima facie, que la accionante registró la marca XENICAL en más de cien países (anexo 2, fs. 126/37).
También corresponde -en este estado del juicio y en el ámbito cautelar en el que se insertan los agravios de la recurrente tener por acreditado con la documentación acompañada, que la actora es la titular del registro de dominio www.xenical.com, registrado con Network Solutions desde abril de 1997, siendo utilizada para brindar información acerca del producto XENICAL (ver anexos 4 y 5, fs. 177/209).
En este aspecto de la cuestión, no es atendible el agravio formulado en cuanto a que la documentación acompañada son fotocopias de dudoso origen, que están redactadas en idioma extranjero. Ello es así, pues se trata de páginas de Internet, con sus respectivas direcciones consignadas al pie de cada una de ellas de modo de poder ser consultadas por los usuarios de la red, y respecto de las que que no se da razón alguna para dudar de su procedencia (ver informe de fs. 28 en el que se da cuenta de la constatación de las páginas de Internet indicadas y de la verificación de la información que surge de ellas, tanto en cuanto al registro del nombre de dominio en Network Solutions, como a la utilización para informar sobre el producto de la actora, por lo que la negativa se reduce a un formalismo manifiestamente inatendible).
Por otro lado, la documentación en idioma extranjero agregada a la causa es suficiente a los efectos de decidir sobre el recurso interpuesto contra la medida cautelar decretada, por lo que no resulta -por el momento necesaria su traducción, desde que el requisito del art. 123 del cód. procesal -norma que invoca la recurrente debe ser aplicado con un criterio flexible y descartándose excesivos formalismos, pues su finalidad no es otra que la de posibilitar la comprensión del documento, lo cual se logra -a los fines que aquí interesan sin el cumplimiento de esa exigencia (conf. esta sala, sentencias de las causas 7829 del 24-4-79, JA, 1980-II-68, 4423 del 2-2-87 y 2849/00 del 30-5-2000; sala II, causa 458/97 del 5-3-98 y sala III, doctr. causa 19785/96 del 16-2-97).
5. Esta situación fáctica jurídica que exhibe la accionante se debe confrontar, a los fines de examinar la verosimilitud del derecho alegada, con la que detentan los accionados, a partir de los elementos incorporados a la causa.
Antes que ello, cabe precisar, a los fines que aquí interesan, que los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con el registro de las marcas, abarcan a todos los productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio de especialidad vigente en materia marcaria (art. 3°, incs. a y b, y 10, ley 22.362 [EDLA, 1981-12]). De ese modo, podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona, con igual interés legítimo, para registrar un mismo nombre de dominio (v.gr., por ser titular de una marca idéntica en otra clase del nomenclador), situación que, como se verá, no es la que aquí se presenta.
La recurrente SAF, S.A., entidad registrante del nombre de dominio xenical.com.ar en NIC-ARGENTINA -sigla que identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de administrador del Dominio Argentina de INTERNET (conf. Principios Básicos - Enunciados Generales, de la resolución 2226/00 de ese ministerio, del 8-8-2000, que aprobó las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio INTERNET en Argentina, B.O. del 29-8-2000, introduciendo algunas modificaciones al interior texto, que se podía consultar en www.nic.a)- denunció como su actividad principal Servicios de Logística (ver anexo 11, a fs. 230). De la contestación de demanda y del poder judicial acompañado, surge que la sigla que compone la designación de la demandada (SAF, S.A.) corresponde a Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos, S.A. (fs. 269 y 274).
Si bien esta codemandada cuestionó la verosimilitud del derecho invocada por la actora sobre la base de los registros de marca y nombre de dominio de Internet mencionados en el considerando anterior, y negó que su intención fuera la de vender el dominio en cuestión, como asimismo la utilización de la marca XENICAL de la accionante (ver contestación de demanda, a fs. 275 vta./76), no ha brindado explicación alguna, tanto en el memorial de agravios como en el escrito de contestación de demanda (elemento constitutivo del proceso que se encuentra agregado a la causa y del que no se puede prescindir a los fines que aquí interesan; arg. art. 163, inc. 6°, cód. procesal) sobre cuál es su interés legítimo en el registro de xenical.com.ar.
En esas condiciones, se impone concluir que se encuentra suficientemente acreditada en el caso la verosimilitud del derecho invocado por la actora a partir del interés legítimo que surge de la titularidad de los registros mencionados precedentemente, en tanto que la recurrente no ha invocado ni mucho menos acreditado -en este estado del juicio y a los efectos de cuestionar la medida decretada qué derecho o interés con igual grado de legitimidad la ampara para registrar un nombre de dominio que es idéntico (separando los elementos .com y .ar, que son comunes a todos y que indican el nivel de dominio y el código asignado a cada país de registro del dominio, respectivamente) a la marca registrada por su contraria; máxime que en el caso, NIC-ARGENTINA ha informado que el codemandado Leandro Rey Iraola ha obtenido como responsable, el registro de una gran cantidad de nombres de dominio que incluyen marcas de productos (como por ejemplo, viagra; ver fs. 227/28).
6. Desde esa perspectiva, no es necesario, en esta oportunidad, analizar con mayor profundidad la oferta de venta del nombre de dominio por parte de los accionados o un uso de mala fe, como lo ha invocado la actora en base a la documentación acompañada a fs. 211 y 232 -si bien desconocida por su contraria, puesto que la verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, y no exige el examen de certeza sobre la existencia de derecho (conf. CS, Fallos , 306:2060 y esta sala, causa 964/99 del 24-2-2000 y su citas), se deriva principalmente, como se expuso, del interés legítimo de la actora para el dictado de la medida precautoria y que, en este estado liminar del juicio, la demandada no ha logrado acreditar para obtener la revocación de la medida decretada y que su conducta impide a la actora inscribir el nombre de dominio que contiene su marca, para lo cual no se puede prescindir de la constancia agregada a fs. 227/28.
En cuanto al argumento esgrimido por la apelante relacionado con la inexistencia de ley, tratado o decreto que prohíba la registración de dominios de internet en NIC-ARGENTINA (art. 19, Constitución Nacional), y con el art. 7º de las Reglas para el Registro de Nombre de Dominio en INTERNET Argentina, cuadra señalar que la citada regla (que a partir de la res. 2226/00 pasó a ser la nº 11), en la medida que faculta a NIC-ARGENTINA para denegar o revocar un nombre de dominio en caso de que, a su criterio, se refiera a una persona física o jurídica de trascendencia y/o notoriedad pública si el registrante y/o solicitante no pudiera demostrar, a satisfacción de NIC-ARGENTINA, que se encuentra debidamente autorizado por esa persona a efectuar tal solicitud, no es óbice a la solución que aquí se propicia.
En efecto, la Regla nro. 10 dispone que el hecho de que NIC-ARGENTINA registre un nombre de dominio a favor de un registrante, no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante y que en virtud de ello, no le corresponde a NIC-ARGENTINA evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido al registro, no obstante lo previsto en el art. 11 -que es una simple facultad no le otorga ningún derecho irrevocable a la accionada.
Por el contrario, las Reglas del Registro establecen expresamente que el registrante y/o el solicitante deben declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros (Regla nº 12, anteriormente nº 8), y que no se realiza con ningún propósito ilegal, ni viola ninguna legislación, y que todos los datos suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado ni omitido ninguna información que NIC-ARGENTINA podría haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud de nombre de dominio (Regla nº 13, ant. nº 9).
A partir de ese contexto normativo, y de lo que hasta aquí se lleva dicho, corresponde desestimar el planteo de la recurrente respecto de la inexistencia de norma alguna que le prohíba registrar el nombre de dominio xenical.com.ar, con fundamento en lo dispuesto en el art. 953 del cód. civil, en cuanto prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros. En el mismo sentido, el art. 1071 de ese código, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, considerándose tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
7. Ello sentado, resta analizar algunos agravios de la recurrente en cuanto al alcance con el que se decretó la medida cautelar y a la forma en que se trabó.
No es atendible el planteo de la codemandada consistente en que la medida cautelar sólo debió disponer la cancelación del registro y no su transferencia a la actora. Es que, con el grado de verosimilitud del derecho que acreditó en este caso la accionante, la medida decretada sólo es efectiva si se le otorga, en forma provisional y con carácter cautelar, el registro de dominio de Internet en el nivel nacional que pretende. En cambio, si sólo se ordenase la cancelación del registro y la suspensión provisional del uso del nombre de dominio por parte de la demandada, como propone la apelante, quedaría igualmente cercenada la posibilidad de que la actora accediera al mercado de Internet con su propia marca -por lo menos con la presencia regional en el territorio en el que la tiene registrada, constituir su propio sitio y distribuir o informar sobre sus productos desde allí, para lo cual es necesario contar con el pertinente registro ante NIC-ARGENTINA (conf. esta Cámara, sala II, causa 5050/99 del 30-12-99).
8. Tampoco es admisible el argumento relacionado con el prejuzgamiento invocado por la recurrente. La medida decretada es innovativa -como se señaló en la resolución apelada y si bien se ha considerado a este tipo de medida como excepcional, porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la decisión final de la causa, exige una mayor prudencia en la apreciación de los requisitos de admisibilidad (CS, Fallos, 316:1833), no se puede descartar su aplicación con motivo de incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada (CS , in re Camacho Acosta, Maximino c. Grafi Graf S.R.L. y otros [ED, 176-64], C. 2348. XXXII, del 7-8-97; esta sala, causas 889/99 del 15-4-99 , 436/99 del 8-6-99 y 7208/98 del 4-11-99).
Y ello es así, pues es de la esencia de estos institutos procesales enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, pues se encuentran dirigidos a evitar los perjuicios que se pudieran producir en el caso de que no se dicte la medida, tornándose de dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. En consecuencia, una solución contraria a la que aquí se propicia convertiría a este tipo de medida en una mera apariencia jurídica sin sustento en las concretas circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda presentación en tal carácter se enfrentaría con el impedimento de un eventual prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo. Esto no es así desde que la decisión del Tribunal sobre la medida cautelar no es definitiva sobre la pretensión y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia de la situación actual dirigida a conciliar -según el grado de verosimilitud los probados intereses del actor y el derecho constitucional de defensa del demandado (conf. CS, causa C. 2348.XXXII, cit.; esta sala, causas 889/99, 436/99 y 7208/98, cits.).
En esa inteligencia, no se puede descartar que la imposibilidad de que la actora registre el nombre de dominio en Internet en cuestión mientras dure este juicio, le traiga perjuicios de dificultosa reparación ulterior, si se tiene en cuenta la gran difusión que ha logrado Internet para colocar productos en el mercado y los factores de orden temporal que inciden en éste, por lo que la eventual sentencia condenatoria que aquí se dicte puede ser tardía si no se decreta la medida en los términos en que fue solicitada.
Por lo demás, no se le ha concedido la propiedad del nombre de dominio a la actora, ni la posibilidad de que ésta la transfiera a terceros provocando que, si la demandada gana el juicio, jamás recupere su derecho, como sostiene la recurrente, sino que sólo se ha otorgado el registro de aquél en forma provisional a su favor a quien la accionante designe (fs. 245 vta., pto. b), tal como fue solicitado (fs. 237 vta., pto. 2.i.i.), como así tampoco se ordenó a NIC-ARGENTINA que se abstenga de efectuar cualquier transferencia de dominio que pudieran solicitar los demandados, desde que en la resolución se dispuso expresamente que ese aspecto de la medida se decretaba en relación al nombre de dominio de que se trata (fs. 245 vta., pto. c).
En lo concerniente a la forma en que se trabó la medida, se debe desestimar el agravio expresado sobre el libramiento del oficio a NIC-ARGENTINA con anterioridad a que estuvieran notificadas las demandadas y firme la resolución, por cuanto la notificación ordenada por el Sr. juez fue en los términos del apart. 4º del art. 50, del TRIPS, que dispone que si la medida se decretó sin haber oído a la otra parte, se le deberá notificar sin demora la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. Ello no es sino la aplicación del principio por el cual las medidas precautorias se decretan y se cumplen sin audiencia de la otra parte y de que ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento (art. 198, cód. procesal).
9. Finalmente, sí cabe darle la razón a la recurrente respecto del pedido de que se fije caución real.
Como la contracautela es requisito de cualquier medida cautelar (art. 199, cód. procesal) y, en especial, de la dispuesta por el Sr. juez en los términos del art. 50 del TRIPS (inc. 3º), la peticionaria deberá integrar una caución real en resguardo de los daños que pudiera causar a su destinatario, máxime cuando no se pueden descartar en este caso, habida cuenta la naturaleza y alcance de la medida decretada (conf. esta sala, causa 4176/99 del 10-8-2000).
Es que, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, la caución juratoria que fue fijada no tiene en la práctica mayor relevancia, ya que la responsabilidad existe aun cuando no se formule el juramento (conf. esta sala, causas 4092 del 27-5-86, 12.803 del 20-4-95, 21.351 del 15-10-96, 125/97 del 27-2-97 y 4176/99, cit.; sala II, causas 2317 del 23-9-83 y 4001 del 3-10-85; sala III, causas 5749 del 5-8-88, 7102 del 4-7-90 y 4757 del 14-10-92; entre otras), a punto tal que se ha llegado a considerar que sólo la garantía real es acorde con la finalidad y naturaleza de la contracautela (conf. esta sala, causas 4092 y 125/97 cit. y sus citas).
Por otra parte, no debe perderse de vista que el requerimiento de una contracautela real no sólo tiene por finalidad garantizar el efectivo resarcimiento de los daños que se causaren, sino, asimismo, su rápida y expeditiva percepción, propósito este último que no halla adecuada garantía en la caución juratoria (cfr. esta sala, causas 7761 del 13-11-92, 10.389 del 11-7-96, 125/97 y 4176/99, cit.).
A los fines de fijar la caución real, como la codemandada no ha aportado elementos como para determinar con precisión los perjuicios que la medida decretada pudiera provocarle, este Tribunal, considerando la importancia que se puede derivar del registro de un nombre de dominio, pero también el grado con el que resultó acreditada la verosimilitud del derecho, fija prudencialmente como contracautela -que deberá prestar la peticionaria ante el Sr. juez, ya sea en efectivo, títulos valores, seguros de caución y otras garantías suficientes, la suma de diez mil pesos ($ 10.000) (arg. art. 165 y art. 199, párr. 3º del ritual).
Por lo expuesto, se resuelve: confirmar la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar decretada y modificarla en lo relativo a la caución juratoria dispuesta, fijándose como contracautela la suma de diez mil pesos ($ 10.000). Las costas se imponen en un 90% a la demandada y en un 10% a la actora, en virtud de que la resolución se confirma en lo principal que decide y sólo se modifica en cuanto a la caución juratoria que fue solicitada por la peticionaria de la medida cautelar a fs. 243 (arts. 68, 69 y 71, cód. procesal). En consecuencia, en atención al mérito, extensión y calidad de los trabajos cumplidos, como asimismo, al resultado del recurso, se regulan en conjunto los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora, Dres. A. F. B. y V. y M. B. OF., en tanto que los correspondientes a los letrados apoderados de la recurrente, Dres. R. B. E. y R. A. E., se fijan en conjunto; arts. 6º, 7º, 9º, 14 y 33 t.o. ley 24.432 [EDLA, 1995-a57]. Intervienen únicamente los jueces firmantes por encontrarse vacante la restante vocalía (art. 109, RJN). Regístrese y devuélvase a primera instancia donde se deberá notificar a las partes. - Francisco de las Carreras. - Martín D. Farrell.
